Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đưa ra quy định mới nhằm hạn chế Nhãn hiệu không sử dụng trong thương mại

>> Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT), những thời cơ và thách thức gì xuất hiện?

>> Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Theo đó, quy tắc mới được quy định như sau:

• Thiết lập các thủ tục xóa bỏ và thủ tục thẩm tra lại đối với việc hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu khi nhãn hiệu đã đăng ký chưa được sử dụng trong thương mại;
• Đưa ra lý do mới cho việc không sử dụng để hủy bỏ trước Hội đồng xét xử và kháng nghị về nhãn hiệu;
• Thiết lập lại thời gian phản hồi quyết định của Văn phòng USPTO;
• Đặt ra lệ phí đối với các đơn yêu cầu xóa bỏ, thẩm tra lại và yêu cầu kéo dài thời hạn đưa ra quyết định của Văn phòng;
• Giải quyết các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ của tòa án hoặc ảnh hưởng tới hồ sơ đăng ký.

Quy định mới nhằm xử lý những hồ sơ gian lận

Những thay đổi mới về thủ tục được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các đơn đăng ký đang chờ xử lý và nhãn hiệu đã đăng ký nhằm giải quyết những đơn đăng ký có động cơ không trung thực (bad faith) khi đăng ký sở hữu công nghiệp. Theo báo cáo ngày 11 tháng 8 năm 2021 từ Văn phòng Thanh tra Bộ Thương mại Hoa Kỳ (OIG) về việc kiểm tra quy trình đăng ký nhãn hiệu của Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO), kể từ năm 2015, USPTO đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng trong các đơn đăng ký nhãn hiệu có khả năng gian lận. Một cuộc kiểm toán trước đó vào năm 2012 cho thấy hơn 50% hồ sơ kiểm toán nhãn hiệu đã được kiểm toán có chứa hàng hóa/dịch vụ không được sử dụng trong thương mại.

Quy tắc mới của TMA tạo ra “hai quy trình cho phép bên thứ ba hoặc Giám đốc đưa ra kháng nghị liệu người đăng ký có sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của họ trong thương mại hay không.”

Đầu tiên là thủ tục “xóa bỏ” (EXPUNGEMENT)

Thủ tục “xóa bỏ” có thể được sử dụng để kháng nghị một nhãn hiệu đã đăng ký chưa từng được sử dụng trong thương mại hoặc chưa từng được sử dụng liên quan đến ít nhất một số hàng hóa và/hoặc dịch vụ trong đăng ký. Đây là thủ tục thích hợp để loại bỏ các nhãn hiệu có phạm vi bảo hộ quá rộng cho phép nhiều loại hàng hóa và dịch vụ không thực sự được sử dụng dưới nhãn hiệu đó.

Thời hạn	Thủ tục xóa bỏ có thể được tiến hành từ 3 đến 10 năm sau ngày đăng ký. Tuy nhiên, TMA quy định rằng người yêu cầu có thể đưa ra thủ tục xóa bỏ đối với đăng ký tối thiểu là 3 năm bất kể giới hạn 10 năm, cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2023.
Điều kiện cần thiết	Đơn khởi kiện phải yêu cầu xóa bỏ nhãn hiệu đã đăng ký có liên quan chưa bao giờ được sử dụng trong thương mại hoặc liên quan đến một số hoặc tất cả hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong đăng ký.
Phí khởi kiện	$400 đối với mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ
Những yêu cầu khác	Yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản, được nộp qua Hệ thống ứng dụng Điện tử Nhãn hiệu của USPTO và phải bao gồm những giải thích hợp lý trong đó người khởi kiện xác định rằng nhãn hiệu đó chưa từng được sử dụng trong thương mại.

Thứ hai là thủ tục “thẩm tra lại” (REEXAMINATION)

Một bên có thể áp dụng thủ tục “thẩm tra lại” để khẳng định rằng một nhãn hiệu được cho là vi phạm không được sử dụng trong thương mại hoặc liên quan đến nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ bảo hộ được ghi trong đơn đăng ký tại thời điểm nộp đơn. Thủ tục kiểm tra lại là phương thức hữu hiệu nhất để “tấn công” những đơn đăng ký có được bằng cách sử dụng mẫu vật hoặc đối với các nhãn hiệu được đăng ký cho một hàng hóa hoặc dịch vụ quá rộng.

Thời hạn	Thủ tục kiểm tra lại có thể được tiến hành trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký.
Điều kiện cần thiết	Đơn yêu cầu thẩm tra lại phải cáo buộc nhãn hiệu không được sử dụng trong thương mại liên quan đến một số hoặc tất cả hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong đơn đăng ký trong hoặc trước bất kỳ ngày nào sau đây: 1) Ngày nộp đơn của nhãn hiệu dựa trên việc sử dụng; 2) Ngày nộp đơn của việc sửa đổi để cáo buộc sử dụng
Phí khởi kiện	$400 đối với mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ
Những yêu cầu khác	Yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản, được nộp qua Hệ thống ứng dụng Điện tử Nhãn hiệu của USPTO và phải bao gồm những giải thích hợp lý trong đó người khởi kiện xác định rằng nhãn hiệu đó chưa từng được sử dụng trong thương mại.

Joseph Matal của Haynes & Boone, người từng là cựu Quyền Giám đốc và Quyền Luật sư của USPTO, cho biết các quy tắc về thủ tục xóa bỏ và thẩm tra lại báo hiệu rằng Văn phòng USPTO “đã cẩn thận trong việc ra quyết định, nhưng USPTO đã điều chỉnh các quy tắc nhằm khuyến khích họ sử dụng những phương thức mới này”. Quyết định cho phép không giới hạn số lượng đơn yêu cầu cũng như cắt giảm phí nộp đơn cho các đơn kiện xuống còn 400$ cho thấy USPTO “công nhận lợi ích công cộng của việc sử dụng thủ tục này”. Văn phòng USPTO cũng sẽ không yêu cầu xác định người đưa ra yêu cầu “để người yêu cầu an toàn trước chủ đăng ký nhãn hiệu” Matal nói. Ông nói thêm: “Văn phòng USPTO cùng với các doanh nghiệp đã cảm thấy gánh nặng đối với sự tăng lên của những đăng ký không đáng tin cậy và kỳ vọng thủ tục mới này một chìa khóa để giúp giải quyết vấn đề”

Joseph Matal thuộc văn phòng Haynes & Boone (Ảnh: Wiki)

Một thời hạn mới cho quyết định của Văn phòng USPTO

Tại Hoa Kỳ, quyết định của Văn phòng USPTO (Office action) là tài liệu do người thẩm định viết trong quy trình thẩm định bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu và được gửi qua đường bưu điện cho người nộp đơn đối với bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu.

Một thay đổi lớn khác sẽ có hiệu lực là “thời gian phản hồi đối với các quyết định” của Văn phòng USPTO. Hiện tại, thời hạn để đưa ra quyết định là sáu tháng; theo quy định mới, thời hạn sẽ là ba tháng, với mỗi lần gia hạn là ba tháng với khoản phí bổ sung là $125. Trong cuộc thảo luận về các ý kiến ​​nhận được về chủ đề này, USPTO giải thích trong Quy tắc rằng, trong khi xem xét ý kiến đóng góp về việc rút ngắn thời gian phản hồi, cuối cùng USPTO xác định cách tiếp cận linh hoạt “là lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian đối với các đơn đăng ký”. Tuy nhiên, nhận thấy rằng những thay đổi trên sẽ yêu cầu các bên liên quan cập nhật quy trình mới, Văn phòng USPTO đã gia hạn việc thực hiện các quy tắc mới từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Katie McKnight của Finnegan cho biết Quy tắc này là một lời nhắc nhở cho những người đăng ký nhãn hiệu. McKnight nói: “Người đăng ký nên xem xét kỹ lưỡng danh mục hàng hóa, dịch vụ để đảm bảo đăng ký của họ là chính xác, cả về thông tin đăng ký và việc sử dụng. Đặc biệt, người đăng ký nên đảm bảo thông tin của họ là chính xác, vì việc không phản hồi đối với quyết định của Văn phòng USPTO trong thời hạn phản hồi ba tháng có thể dẫn đến việc hủy đăng ký”. Tuy nhiên, thủ tục xóa bỏ và tái thẩm có thể là một lợi ích cho những người hành nghề nhãn hiệu. McKnight giải thích:

“Với phí nộp đơn chỉ $400 cho mỗi hạng mục, một đơn yêu cầu xóa bỏ hoặc tái thẩm định có thể tiết kiệm chi phí hơn một đơn yêu cầu hủy bỏ ở mức $600 cho mỗi hạng. Hơn nữa, bởi vì một đơn yêu cầu không cần xác định bên thực sự có lợi ích, thủ tục xóa bỏ và tái thẩm định mới có thể cho phép các chủ sở hữu thương hiệu không bị lộ danh tính, nếu họ sợ “bị chọc ngoáy” bởi bên đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, người yêu cầu cần lưu ý rằng theo Quy tắc nhãn hiệu 2.91 (h), Giám đốc có quyền yêu cầu danh tính của bên đưa ra yêu cầu để ngăn chặn việc lạm dụng hồ sơ nếu có.”

Lưu ý: Bài viết dựa trên thông tin thực tiễn và quan điểm khoa học, thực tiễn, không nhằm quảng bá cho bất kỳ, cá nhân tổ chức nào.

Hà Trung (Dịch và biên soạn)