>> Bảo vệ tên miền - Thách thức cho các doanh nghiệp trong thời đại 4.0
>> Bảo vệ tài sản vô hình của doanh nghiệp, những bài học đắt giá nhìn từ vụ tranh chấp nhãn hiệu “HANSICO” với “HANSHIN”
>> Tranh chấp nhãn hiệu “WINCOLAW” với “INCOLAW”: Khi công ty chuyên làm dịch vụ sở hữu trí tuệ cũng gặp khó trong bảo vệ Quyền ....
Thực tế hiện nay, có hiện tượng một số công ty chỉ đăng ký nhãn hiệu mà không đăng ký tên miền website. Trong khi đó, một số công ty khác lại chỉ đăng ký tên miền website mà không đăng ký nhãn hiệu. Chính điều này đã gây ra sự xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu của các bên.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, thì tên miền (đặc biệt là tên miền quốc tế) thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp ở mức cao nhất, nhất là với các đối tác lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chỉ mải mê với công việc kinh doanh và chiến lược phát triển, chưa chú trọng đăng ký bảo hộ tên miền, phải đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”.
Bản án số 938/2013/KDTM-ST ngày 19/08/2013 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ việc tranh chấp giữa Công ty TNHH Thuận Lê với Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân liên quan đến nhãn hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings” và tên miền “FlowerBox.vn” là một ví dụ điển hình về sự xung đột giữa tên miền website và nhãn hiệu. Thông qua việc phân tích hành vi sử dụng dấu hiệu “FlowerBox” mà các bên tranh chấp được đề cập trong bản án, tác giả muốn gửi tới độc giả cách nhận biết, đánh giá hai dấu hiệu trùng/tương tự nhau và phương thức để bảo vệ quyền lợi của mình.
Theo như nội dung Bản án số 938/2013/KDTM-ST, Công ty TNHH Thuận Lê (Công ty Thuận Lê) là chủ sở hữu nhãn hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”, theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 161818 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 14/04/2011 cho nhóm mua bán hoa, cây cảnh. Tuy nhiên, Công ty Thuận Lê chưa đăng ký bảo hộ cho tên miền “FlowerBox.vn”.
Nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê
Nhận được những phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ không tốt, kém chất lượng, Công ty Thuận Lê tiến hành điều tra, xác minh và phát hiện Chi nhánh công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân – Cửa hàng hoa Flower box, sử dụng tên miền “FlowerBox.vn” để giao dịch và gắn trên biển hiệu của cửa hàng.
Biển hiệu của cửa hàng hoa (Ảnh flowerbox.com.vn)
Xác minh thêm cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân (Công ty Anh Quân) được Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311591933, đăng ký lần đầu ngày 02/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/08/2012. Bên cạnh đó, Công ty Anh Quân đã được Cục quản lý tên miền Công ty Mắt Bão chứng nhận tên miền “FlowerBox.vn”. Tuy nhiên, Công ty Anh Quân lại chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho dấu hiệu “FlowerBox”.
Vấn đề được đặt ra cho tranh chấp nêu trên là: Tên miền của Công ty Anh Quân có xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Thuận Lê không? Nếu có xâm phạm thì Công ty Thuận Lê phải bảo vệ quyền lợi mình như thế nào?
Tên miền của Công ty Anh Quân có xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Thuận Lê không?
Tên miền “FlowerBox.vn” của Công ty Anh Quân chỉ bị xem là có hành vi xâm phạm khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó đồng nghĩa với việc, để chứng minh Công ty Anh Quân có hành vi xâm phạm, Công ty Thuận Lê cần xác định được ba yếu tố:
Thứ nhất, Công ty Anh Quân có hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu của Công ty Anh Quân không?
Yếu tố đầu tiên để để chứng minh có hành vi xâm phạm là Công ty Anh Quân phải sử dụng dấu hiệu “FlowerBox.vn”. Nếu Công ty Anh Quân không có hành vi sử dụng dấu hiệu này, thì sẽ không có căn cứ cho rằng đã xâm phạm nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê.
Như vậy, mấu chốt là cần phải xác định xem việc sử dụng tên miền “FlowerBox.vn” để giao dịch hay gắn lên biển hiểu của cửa hàng có phải là hành vi sử dụng trên thực tế không?
Theo đó, căn cứ điểm a Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT quy định về hành vi gắn nhãn hiệu lên phương tiện kinh doanh trong hoạt động kinh doanh và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định yếu tố được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
Đối chiếu hai quy định này, chúng ta xác định được rằng, hành vi gắn tên miền “FlowerBox.vn” lên biển hiệu (phương tiện kinh doanh) trong hoạt động kinh doanh của Công ty Anh Quân là hành vi sử dụng trên thực tế.
Ngoài ra, căn cứ vào thời điểm sử dụng cho thấy, hành vi sử dụng dấu hiệu “FlowerBox.vn” của Công ty Anh Quân được tiến hành sau khi nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê được bảo hộ. Cụ thể, Công ty Thuận Lê được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 14/04/2011, còn Công ty Anh Quân được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 02/03/2012. Như vậy, các hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty Anh Quân có sử dụng tên miền “FlowerBox.vn” trên biển hiệu diễn ra hoàn toàn sau thời điểm Công ty Thuận Lê được bảo hộ nhãn hiệu.
Thứ hai, dấu hiệu Công ty Anh Quân sử dụng có trùng hay tương tự với nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê không?
Để xác định được dấu hiệu của Công ty Anh Quân sử dụng có xâm phạm, tức gây ra nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Thuận Lê không, cần phải tiến hành so sánh hai dấu hiệu này.
Trước hết, nhãn hiệu Công ty Thuận Lê được bảo hộ là tổng thể các dấu hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”. Đây là nhãn hiệu chữ, nghĩa là nhãn hiệu được tạo thành toàn bộ bằng các dấu hiệu là chữ viết, không kèm theo hình ảnh. Dấu hiệu của Công ty Anh Quân sử dụng là “FlowerBox.vn”, cũng là dấu hiệu chữ.
Theo Điểm c, khoản 1, Điều 129 Luật SHTT quy định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn cách xác định dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu về mặt cấu trúc, nội dung, cách phát âm và hình thức thể hiện.
Nếu dấu hiệu do Công ty Anh Quân sử dụng có một số đặc điểm tương tự với nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê đã được bảo hộ về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đến mức làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn thì bị xem là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ.
- Phân tích chi tiết hai dấu hiệu
Nếu nhìn bằng mắt thường, ta thấy nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Thuận Lê nhiều thành phần hơn và dài hơn. Xét về mặt cấu trúc, tổng thể nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê gồm ba cụm từ “Flowerbox”, “not just flower”, và “we deliver your feelings”.
Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng thành phần mạnh, gây chú ý, ấn tượng, dễ ghi nhớ và dễ nhận biết cho người tiêu dùng là cụm từ “Flowerbox”. Còn các cụm từ “not just flower, we deliver your feelings”, nếu xem xét dựa trên mức độ hiểu biết trung bình của người Việt Nam thì không phải là những yếu tố dễ ghi nhớ. Các cụm từ này được thể hiện bằng Tiếng Anh, dài và phức tạp, gây khó khăn cho việc chú ý và hằn sâu trong tâm thức người tiêu dùng. Từ những đánh giá trên, chúng ta có kết luận, “Flowerbox” chính là thành phần mạnh và quan trọng nhất trong nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Thuận Lê.
Tiến hành so sánh cụm từ “Flowerbox” với dấu hiệu “FlowerBox.vn” của Công ty Anh Quân sử dụng, chúng ta nhận thấy rằng:
- Cấu tạo của hai từ này tương tự nhau vì đều có các từ “flower” và “box” kết hợp, Công ty Anh Quân chỉ khác là thêm vào “.vn” và chữ B trong cụm “BOX” được viết hoa.
- Dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt về nội dung và ý nghĩa của hai dấu hiệu này đều tương đồng, giống nhau (có nghĩa là thùng hoa/ hộp đựng hoa).
- Cách phát âm của hai từ này bằng tiếng Anh cũng tương tự nhau, đều phát âm theo tiếng Anh là flower box, chỉ khác là Công ty Anh Quân thêm vào phát âm là “chấm vn”.
Qua việc phân tích sơ bộ bên trên, chúng ta nhận thấy dấu hiệu “FlowerBox.vn” mà Công ty Anh Quân sử dụng có khả năng gây tương tự và nhầm lẫn, có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Thuận Lê. Mặc dù, Công ty Anh Quân thêm vào từ “.vn” nhưng đây chỉ là thành phần phụ, chưa đủ tạo ra sự khác biệt cho dấu hiệu của Công ty Anh Quân so với nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê.
Thứ ba, loại hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu của Công ty Anh Quân có trùng, tương tự hay liên quan đến loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của Công ty Thuận Lê không?
Một điều kiện không kém phần quan trọng nữa cần xem xét để xác định có hành vi xâm phạm hay không là loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu /dấu hiệu của Công ty Anh Quân và Công ty Thuận Lê. Đây là một yếu tố góp phần làm rõ thêm tính chất “gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng” của dấu hiệu xâm phạm.
Theo thông tin Công ty Thuận Lê cung cấp, Công ty Anh Quân đã có hành vi gắn dấu hiệu “FlowerBox.vn” lên biển hiệu, sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của cửa hàng hoa cho “dịch vụ” hay “hàng hóa” về hoa và cây cảnh. Trong khi đó, nhãn hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings” của Công ty Thuận Lê được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 161818 ngày 14/04/2011 cho nhóm mua bán hoa, cây cảnh. Như vậy, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129 Luật SHTT thì hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu tranh chấp của Công ty Anh Quân có dấu hiệu trùng/ tương tự với loại hàng hóa, dịch vụ của Công ty Thuận Lê.
Công ty Thuận Lê cần làm gì để bảo vệ quyền của mình?
Công ty Thuận Lê cần căn cứ vào hành vi, mục đích, cách thức sử dụng dấu hiệu có chứa yếu tố xâm phạm của Công ty Anh Quân để yêu cầu xử lý phù hợp, ví dụ:
1. Yêu cầu Giám định sở hữu trí tuệ để đánh giá chính xác xem dấu hiệu “FlowerBox.vn” của Công ty Anh Quân có tương tự, gây nhầm lẫn với các yếu tố có trong Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay không? Đồng thời yêu cầu văn phòng thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận lại các yếu tố có chứa dấu hiệu xâm phạm trên biển hiệu, phương tiện kinh doanh của Công ty Anh Quân để làm căn cứ yêu cầu bồi thường, khởi kiện,…
2. Gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm đến Công ty Anh Quân. Yêu cầu lập tức gỡ bỏ các dấu hiệu có chứa yếu tố xâm phạm khỏi biển hiệu, phương tiện kinh doanh xâm phạm đến nhãn hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”.
3. Chứng minh hành vi xâm phạm, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, xử phạt hành chính hoặc áp dụng Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ, buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại hoặc buộc tiêu hủy,...
Từ vụ việc tranh chấp trên cho thấy, tên miền tuy không phải là một đối tượng được bảo hộ bởi Luật SHTT, nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác như là nhãn hiệu. Đây là bài học dành mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì nên đăng ký tên miền càng sớm càng tốt để tránh những rắc rối phát sinh, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến uy tín của các bên.
Lưu ý: Bài viết dựa trên quan điểm khoa học và thực tiễn, không nhằm quảng bá cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
Nguyễn Trang
