Ngày nay, dưới nhận thức của các nhà kinh doanh trên thế giới, tài sản của mỗi một doanh nghiệp không chỉ còn là các tài sản hữu hình mà còn là các tài sản vô hình như giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh, trình độ của người lao động,… Thế giới đã được biết đến những nhãn hiệu nổi tiếng, mang lại cho doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu một giá trị tài sản khổng lồ như nhãn hiệu Coca Cola có giá gần 72 tỉ USD, Google (55,317 tỉ USD), Apple (33,492 tỉ USD), HP (28,479 tỉ USD) [1]… Còn ở thị trường Việt Nam, rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cũng được nhắc đến như cà phê Trung Nguyên, kem đánh răng P/S, võng xếp Duy Lợi, phở 24, VINATABA. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đối với pháp luật Việt Nam còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Nhật, Công ty luật ThinkSmart.
1. Lý luận chung về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Khái niệm về nhãn hiệu
Thuật ngữ nhãn hiệu “brand” xuất phát từ người Aixơlen cổ đại với nghĩa là đốt cháy “to burn”. Theo một số nghiên cứu cho thấy, từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng nhãn hiệu để nhận biết nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.
Theo Điều 15.1 Hiệp định TRIPS, khái niệm nhãn hiệu hàng hóa được quy định như sau: “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp các sắc màu cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa”.
Còn dưới góc độ pháp luật trong nước, trước đây, theo quy định tại Điều 785 Bộ luật Dân sự năm 1995 thì: “Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”. Nhưng đến Bộ luật Dân sự 2005 thì lại không có quy định như thế nào là nhãn hiệu mà chỉ quy định nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (Điều 750).
Hiện nay, khái niệm nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ), điều đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ không có quy định về nhãn hiệu hàng hóa riêng và nhãn hiệu dịch vụ riêng mà chỉ đưa ra một khái niệm nhãn hiệu dùng chung cho cả hai loại đó. Theo đó nhãn hiệu được hiểu “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Dấu hiệu được nhắc đến trong khái niệm này phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới các dạng như: chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Mặt khác, các dấu hiệu này còn phải có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Trên cơ sở những luận cứ nêu ở trên, chúng ta có thể đưa ra khái niệm về nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là những dấu hiệu có thể nhận biết được dùng để phân biệt hàng hóa (dịch vụ) của nhà sản xuất, kinh doanh này (của nhà cung ứng dịch vụ này) với hàng hóa (dịch vụ) của nhà sản xuất, kinh doanh khác (của nhà cung ứng dịch vụ khác) và chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa (dịch vụ)".
Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
Thuật ngữ “sở hữu công nghiệp” được sử dụng chính thức trong các văn bản pháp luật đầu tiên trên thế giới là ở nước Pháp vào thế kỷ XVIII. Quan điểm này đã được cụ thể hóa trong Luật Sáng chế 1791 của Pháp với nội dung: “Bất kỳ ý tưởng mới nào, mà việc công bố và thực hiện có thể có lợi cho xã hội, sẽ thuộc về người sáng tạo ra ý tưởng đó; sẽ là sự hạn chế nhân quyền nếu không coi một sáng chế công nghiệp mới là sở hữu của người đã tạo ra sáng chế đó”.
Ngày nay, thuật ngữ “sở hữu công nghiệp” đã được sử dụng một cách phổ biến trên thế giới và theo Điều 1 Công ước Paris 1883 tổng sửa đổi 1979 thì: “Sở hữu công nghiệp phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất, không những chỉ áp dụng cho công nghiệp và thương mại theo đúng nghĩa của chúng mà cho cả các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp khai thác và tất cả các sản phẩm chế biến hoặc sản phẩm tự nhiên như rượu vang, ngũ cốc, lá thuốc lá, hoa quả, gia súc, khoáng sản, nước khoáng, bia, hoa và bột”.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp là “quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”. Không những thế, Khoản 1 Điều 750 Bộ luật Dân sự 2005 cũng quy định: “Ðối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý”.
Như vậy, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác đối với nhãn hiệu của mình.
Khái niệm chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu
Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các quốc gia trên thế giới luôn xác định sở hữu, quyền sở hữu là vấn đề quan trọng nhất của pháp luật dân sự.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ thì “chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra một khái niệm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: “chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận”.
2. Nội dung và hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Nội dung chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới, các đối tượng sở hữu trí tuệ đã trở thành những thứ “hàng hóa” có thể được trao đổi, mua bán nhằm mục đích thu lợi nhuận. Nằm trong chuỗi các hoạt động thương mại về quyền sở hữu công nghiệp có việc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Đây là hoạt động mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Hoạt động này chỉ là việc “cho phép” sử dụng nhãn hiệu mà người ta còn gọi là hoạt động li – xăng nhãn hiệu chứ không phải là “bán đứt” quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.
Người nhận chuyển giao chỉ có quyền khai thác công dụng của nhãn hiệu để thu lợi nhuận trong khi quyền sở hữu đối với nhãn hiệu vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu (Bên chuyển giao). Việc chuyển giao quyền sử dụng phải thể hiện được nội dung chủ yếu đó là bên chuyển giao cho phép bên nhận chuyển giao có thể gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Bên chuyển giao cũng có thể không chuyển giao toàn bộ nội dung kể trên mà chỉ chuyển giao cho bên nhận chuyển giao một phần của quyền sử dụng nhãn hiệu.
Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Mĩ, Pháp và ngay ở tại Việt Nam đã ghi nhận hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phổ biến là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (cấp li – xăng nhãn hiệu).
Việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một ai đó điều đó có nghĩa là người đó chính là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đó. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có toàn quyền đối với nhãn hiệu của mình trong đó có cả quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác (cấp li – xăng nhãn hiệu). Điều 21 Hiệp định TRIPS quy định cho phép các quốc gia thành viên có thể quy định điều kiện cấp li – xăng nhãn hiệu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc cấp li – xăng phải được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp [2].
Khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, kể từ ngày hợp đồng li – xăng được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, bên nhận chuyển giao có quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi, thời hạn và với điều kiện ghi trong hợp đồng đã được đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu không được từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu trong khi hợp đồng li – xăng đang còn hiệu lực mà không được sự đồng ý chấm dứt hợp đồng li – xăng trước thời hạn của bên nhận chuyển giao.
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Giống như nhiều hợp đồng khác, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tức là có sự tồn tại của hợp đồng. Thực vậy, khoản 1 Điều 753 Bộ luật Dân sự quy định: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, quyền đối với giống cây trồng có thể được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần theo hợp đồng hoặc để thừa kế, kế thừa”.
Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định: “Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)”.
3. Những vấn đề cần đặt ra
Một là, cần nhanh chóng ban hành một văn bản quy phạm pháp luật thống nhất điều chỉnh vấn đề về phương thức xác định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng và phương thức định giá quyền sở hữu trí tuệ nói chung.
Điều này rất có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu (thực chất là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong một giới hạn nhất định) cũng như giúp doanh nghiệp đánh giá đúng thực chất giá trị của nhãn hiệu trong hoạt động li – xăng nhãn hiệu.
Hai là, Cục Sở hữu trí tuệ lẫn các cơ quan liên quan cần có những khuyến cáo cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam cảnh giác trước việc các Tập đoàn nước ngoài, các công ty đa quốc gia sau khi liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam, mua lại quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam để rồi đẩy các nhãn hiệu đó rơi vào thế suy yếu và kết cục là bị triệt tiêu, dẫn đến thương hiệu Việt bị khai tử ngay trên sân nhà.
Ba là, việc các bên tham gia chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là điều cần thiết và đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên vẫn còn có một số doanh nghiệp chưa coi trọng vấn đề này.
Bốn là, pháp luật về phá sản và sở hữu trí tệ cần cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu sau khi bên doanh nghiệp chuyển giao bị phá sản nếu hợp đồng đó đang còn thời hạn thực hiện.
Năm là, về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp nhãn hiệu đó trùng với tên thương mại: Nếu rơi vào trường hợp này, pháp luật sở hữu trí tuệ cần bổ sung quy định buộc bên chuyển giao phải đồng thời chuyển nhượng tên thương mại cùng với việc chuyển giao nhãn hiệu đó.
NGUYỄN THỊ MINH NHẬT
Trưởng phòng Tư vấn pháp luật trực tuyến
Công ty luật ThinkSmart, Đoàn Luật sư Hà Nội
[1] Phương Anh (2012), Doanh nghiệp Mỹ chiếm trọn 10 thương hiệu đắt nhất, http://biz.cafef.vn.
[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Sở hữu trí tuệ, Nxb Chính trị quốc gia.
