Liệu điều khoản này có phù hợp theo quy định của pháp luật và tiềm ẩn những rủi ro pháp lý nào?
Chuyển giao ngược là một điều khoản trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, theo đó bên chuyển giao có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển lại tất cả các cải tiến công nghệ hoặc các ứng dụng liên quan được bên nhận chuyển giao phát triển hoặc cải tiến từ công nghệ được chuyển giao trong suốt thời hạn chuyển giao. Trên thế giới đã xảy ra không ít những vụ tranh chấp liên quan đến điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, điều khoản chuyển giao ngược không phải là vấn đề mới trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên phải đến năm 1947, thông qua phán quyết đối với vụ việc của công ty Transwrap, Tòa án Tối cao đã đặt ra các quy tắc chung cũng như các hướng dẫn cụ thể nhằm xác định hiệu lực của điều khoản chuyển giao ngược
Tranh chấp giữa Công ty Transwrap và Công ty Stokes & Smith
Công ty Transwrap được cấp bằng sáng chế đối với hệ thống bọc và đóng gói giấy kiếng tự động đối với bánh kẹo, các loại hạt và những loại hàng hóa tương tự khác. Sau đó, công ty Transwrap đã chuyển giao độc quyền đối với sáng chế ở khu vực Bắc Mỹ cho Công ty Stokes & Smith kèm theo điều kiện công ty Stokes & Smith có nghĩa vụ chuyển giao lại tất cả các cải tiến đối với sáng chế này. Trên cơ sở hợp đồng chuyển giao, công ty Stokes & Smith đã có những cải tiến đối với sáng chế này nhưng từ chối chuyển giao lại cho phía Transwrap.
Hệ thống bọc và đóng gói giấy tự động (Ảnh: minh hoạ)
Sau quá trình đàm phán thất bại, công ty Transwrap đã khởi kiện Công ty Stokes & Smith do vi phạm nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng, phía Công ty Stokes & Smith cho rằng điều khoản nêu trên là yêu cầu vô lý.
Thẩm phán giải quyết vụ việc trên, Judge Hand, cho rằng điều khoản bắt buộc chuyển giao nêu trên mặc nhiên là bất hợp pháp nên sẽ không có giá trị ràng buộc trách nhiệm của các bên. Ông cho rằng việc chuyển giao ngược có tác dụng mở rộng phạm vi độc quyền bằng sáng chế một cách hợp pháp. Lập luận của ông giả định rằng sẽ có một khoảng thời gian sau khi bằng sáng chế ban đầu hết hạn, người nhận chuyển nhượng bằng sáng chế có thể độc quyền đối với sáng chế đã được cải tiến, do đó có thể kéo dài thời hạn độc quyền.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không đồng ý với quan điểm trên vì cho rằng, các lập luận mà thẩm phán Judge Hand đưa ra chưa xem xét hết các khía cạnh của thỏa thuận chuyển giao ngược, cũng như chưa đánh giá thấu đáo lợi ích của bên chuyển giao trong mối tương quan của độc quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời khẳng định, điều khoản chuyển giao ngược được đưa ra bởi Transwrap trong trường hợp trên không bị xem là vi phạm luật chống độc quyền. Hành vi chuyển giao có ràng buộc chỉ bị xem là vi phạm pháp luật nếu hậu quả của nó dẫn đến sự độc quyền, hạn chế hoạt động thương mại và công bằng. Do vậy, sẽ là bất hợp lý khi cho rằng, nghĩa vụ chuyển giao ngược là hành vi mặc nhiên bị cấm vì nó vi phạm chính sách của Liên bang cũng như Luật Sáng chế. Thay vào đó, pháp luật chỉ ngăn cấm nếu yêu cầu chuyển giao ngược là kết quả của việc sử dụng một độc quyền hợp pháp để có được một vị trí độc quyền khác. Nói cách khác, yêu cầu chuyển giao ngược sẽ bị xem là vi phạm pháp luật khi đó là kết quả của hành vi lạm dụng vị trí độc quyền.
Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng, yêu cầu chuyển giao ngược của công ty Transwrap không vi phạm pháp luật về chống độc quyền, bởi lẽ: Thứ nhất, công ty Transwrap không có vị trí độc quyền trong lĩnh vực hoạt động; Thứ hai, hành vi này của Transwrap không có tác động tiêu cực đến môi trường thương mại. Thứ ba, phần cải tiến không thể sử dụng tách rời với sáng chế của Transwrap.
Tranh chấp giữa Công ty Westinghouse và Công ty General Electric
Công ty General Electric (GE) sở hữu ba bằng sáng chế đối với đèn điện sử dụng sợi vonfram, chiếm 69% thị phần sản xuất và tiêu thụ bóng đèn sợi đốt, đã chuyển giao công nghệ sản xuất bóng đèn sợi đốt cho công ty Westinghouse, hiện đang nắm giữ 16% thị phần.
Đèn điện sợi vonfram (Hình minh họa)
Trong hợp đồng chuyển giao sáng chế giữa hai công ty bao gồm yêu cầu chuyển giao ngược lại các cải tiến liên quan đến công nghệ không loại trừ kiểu dáng của sản phẩm. Trong vụ việc trên, Tòa án cũng đã chỉ ra rằng công ty GE đã và đang cố gắng độc chiếm tất cả các sáng chế liên quan đến công nghệ sản xuất đèn sợi đốt nhằm mục đích loại trừ tất cả các chủ thể khác tham gia vào thị trường bằng cách đặt ra nghĩa vụ chuyển giao ngược nhằm có được các cải tiến kỹ thuật của bên nhận chuyển giao một cách miễn phí hoặc có trả phí. Thêm vào đó, Công ty Westinghouse được xem là đối thủ cạnh tranh của GE trên thị trường bóng đèn sợi đốt. Do đó, yêu cầu chuyển giao toàn bộ cải tiến công nghệ không loại trừ cả kiểu dáng sản phẩm là một yêu cầu vô lý nhằm loại bỏ khả năng cạnh tranh của Westinghouse đối với mình. Vậy nên, hành vi này của GE bị xem là hành vi vi phạm Đạo luật Sherman.
Bằng sáng chế của GE về đèn dây tóc vonfram (Nguồn: wikipedia.org)
Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có bị xem là vi phạm pháp luật hay không phải được xem xét, đánh giá một cách chi tiết, cẩn trọng trong mối tương quan giữa độc quyền sở hữu trí tuệ và tác động của nó đối với môi trường cạnh tranh.
Những điểm cần lưu ý với điều khoản chuyển giao ngược
Điều khoản chuyển giao ngược nhìn dưới góc độ pháp luật Việt Nam là điều khoản nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế gốc, đảm bảo độc quyền khai thác cho chủ sở hữu sáng chế cũng như tính đồng bộ của sáng chế. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 144 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2019, theo đó hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển quyền như là:
“a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó”
Trong trường hợp hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là hợp đồng độc quyền, hợp đồng quy định bên chuyển quyền không được ký kết việc chuyển nhượng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được phép của bên được chuyển quyền, điều này sẽ giúp bên chuyển quyền gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình và nắm giữ quyền lợi thị trường một cách bất hợp lý. Điều khoản chuyển giao ngược trong trường hợp này sẽ tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh, thậm chí gây hạn chế cạnh tranh, đồng thời có thể khiến bên nhận chuyển quyền hạn chế khả năng sáng tạo vì công nghệ giúp cải tiến sáng chế đều thuộc về bên chuyển quyền. Hơn nữa, thời hạn của việc chuyển quyền không chỉ gói gọn trong khoảng thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà còn kéo dài suốt thời gian sau đó.
Xét về bản chất thì có thể thấy điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có thể xem như là hành vi áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ. Hành vi đó sẽ bị cấm nếu bên chuyển giao có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Trong khi đó, tại điểm g Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018 cũng đã xác định “quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ” là yếu tố để xác định sức mạnh thị trường.
Như vậy, có thể kết luận rằng, yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền có được từ việc sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và mặc nhiên bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh. Trong khi đó, yêu cầu chuyển giao ngược sẽ là hợp lý nếu mục đích của nó là nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhằm cải tiến kỹ thuật và nâng cao giá trị sử dụng của sáng chế, thúc đẩy hoạt động sáng tạo. Nói cách khác, với trường hợp này thì điều khoản chuyển giao ngược phải được thừa nhận và khuyến khích
Hà Trung
Tài liệu tham khảo: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210258
Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago Law Review 733-748, p. 5.
